Análisis del acto de confusión generador de competencia desleal y su conexión con los signos distintivos a la luz del ordenamiento jurídico colombiano y español

Resumen

En el presente trabajo de investigación se analiza el fenómeno de la competencia desleal, a partir del estudio de los factores que constituyen actos generadores de confusión en la dinámica del mercado colombiano y español, y su vinculación con los signos distintivos tutelados en Colombia y España. El tema en particular, será analizado desde un ejercicio académico que parte de la concepción de la competencia desleal tanto en el ordenamiento jurídico español, como en el colombiano, de manera que se puedan identificar los elementos del acto de confusión en relación con los signos distintivos y, así mismo, involucrando este tema con otros modelos de protección de propiedad intelectual. Inusitada importancia ha adquirido el tema de abordaje por estar a la vanguardia de los nuevos requerimientos de un sistema económico que indefectiblemente determina al derecho; dicha importancia es palmaria en el ordenamiento jurídico colombiano en donde los signos distintivos- marcas, lemas o eslogan, nombres comerciales y enseñas- hacen parte de la denominada propiedad industrial, un bien mercantil regulado por el Código de Comercio y la normativa comunitaria andina especial, que se circunscribe en el marco de la propiedad intelectual para Colombia en conjunto con los derechos de autor. El tema resulta relevante en Colombia, también por surgir de la necesaria protección de la propiedad de bienes intangibles, que es tratado en países como España, con algunas diferencias sustanciales, que se definirán en el presente trabajo, referentes a que la protección de la propiedad intelectual se predica como sinónimo de derechos de autor, aparte la protección de la propiedad industrial; es decir que, a diferencia del sistema jurídico colombiano, en España la propiedad industrial no está inmersa en el concepto de propiedad intelectual. En las últimas décadas, sin dejar al margen los adelantos tecnológicos, de internet y de las TICs –Tecnologías de la Información y la Comunicación-, Colombia ha experimentado una serie de interesantes cambios hacia la globalización: apertura económica, procesos de integración económica y una reciente firma de varios TLCs -con diferentes países del mundo como Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Chile, entre otros – que buscan aumentar el desarrollo económico estatal y privado, a través de transacciones y negociaciones comerciales de bienes y servicios. Este fenómeno por su naturaleza ha llevado a aumentar de forma notable la competencia en el mercado con aspectos de calidad, precio, cumplimiento y otros factores que culminan con el posicionamiento y reconocimiento de los participantes fuertes en el mercado, así como de sus marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos. Por lo anterior, resulta interesante conocer qué sucede cuando estos bienes mercantiles se ven lesionados por prácticas de competencia desleal en el mercado, realizadas por sujetos partícipes del mismo, quienes mediante actos de confusión o a través de la generación del simple riesgo de confusión, obtienen un provecho de los derechos de propiedad industrial pertenecientes a terceras personas. Ahora, respecto a España se debe mencionar que existen unos antecedentes jurisprudenciales y doctrinales significativos que nutren la investigación, sin dejar al margen la normativa Comunitaria Europea y los pronunciamientos de los Tribunales Europeos, fuentes del derecho que de alguna manera llegaran tarde que temprano a ser tenidos como referentes por los países latinoamericanos. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -I- En la primera parte del presente trabajo se delimitó a La libre y leal competencia, como institución o instituto autónomo, y bien jurídicamente protegido en la Ley de Competencia Desleal, tanto en Colombia como en España. Este bien jurídico es entendido como un derecho que permite ofertar productos y servicios en el mercado con la finalidad de mantener una clientela y satisfacer necesidades de terceros consumidores, lo que conlleva a la satisfacción de necesidades propias de los oferentes, actividad que genera la correlativa obligación de encauzar esa actividad competitiva por el camino de la ética, la buena fe, la moral, los usos honestos y el derecho. Como producto de la investigación realizada se han podido establecer los ejes relevantes en materia de competencia desleal, y que de alguna manera fueron conservados dentro del proceso de transición normativa en los dos Estados, que pueden ser sintetizados en los siguientes puntos: Respecto al contexto jurídico de la competencia en España y Colombia, se observa que el reconocimiento de la libre competencia como principio orientador del mercado es posible por el modelo económico consagrado en la Constitución de los dos Estados. La Constitución Política Colombiana y la Constitución Española posibilitan la aplicación de un modelo económico social de mercado, que se caracteriza por una parte, por reconocer libertades individuales como la propiedad privada y la libre empresa, bajo limitaciones constitucionales relacionadas con el respeto al interés general y los fines constitucionales de cada Estado, y por otra parte, por reconocer derechos sociales y la posibilidad de intervención del Estado en la economía, con el fin de mantener un equilibrio dentro del mercado y corregir las desigualdades que este conlleva. En este modelo económico mixto los empresarios tienen la garantía de desarrollar su actividad empresarial bajo los límites constitucionales y legales, con respeto a los intereses de consumidores y el interés general. -II- Las normativas sobre competencia desleal, tanto en Colombia como en España, establecen unos elementos y requisitos esenciales con los cuales busca reprimir la ilicitud de estos comportamientos que se generan en el mercado con fines concurrenciales, elementos estos que de no reflejarse en el comportamiento reprochado descartaría de plano la vinculación a las normas de competencia. Por una parte, el requisito de la concurrencialidad como finalidad establece no solo la intención del sujeto agente o activo de la conducta de aparecer o tener una actuación representativa en el mercado, sino que se debe probar que ese actuar es idóneo, indicativo, determinante y concluyente para la disputa, pelea o reto para combatir, ganar y mantener una clientela en el mercado. El concepto de mercado, que no es jurídico, sino económico, y quizás hoy ya interdisciplinar, lo conocíamos tradicionalmente como el lugar en el que se debe presentar una conducta para ser catalogada como desleal, que va más allá del simple espacio físico, para ser entendido como el centro de gravedad de la economía. Pero hoy, en el siglo XXI su noción ha dado un giro acorde a los avances tecnológicos y a la velocidad de las necesidades y soluciones mercantiles. Precisamente el entorno digital ha ampliado el concepto tradicional de mercado, permitiendo claramente que las pequeñas empresas puedan competir casi que en condiciones de igualdad frente a los grandes y tradicionales empresarios, de manera que hoy los pequeños microempresarios y participantes del mercado, sean personas naturales o jurídicas de menor tamaño, pueden aprovechar las bondades del internet, las redes sociales, Facebook, Twitter y otros modelos, para hacer publicidades y acciones de marketing a costes bajos, con la posibilidad ilimitada de llegar a los consumidores y potenciales clientes con su producto o servicio, buscando que sus marcas se conviertan en reconocidas y rompiendo con el sofisma clásico según el cual solo las empresas financieramente fuertes eran las únicas con la posibilidad de tener marcas notoriamente conocidas o renombradas. -III- Con el objetivo de trasponer la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 16 de diciembre de 2015, y armonizar la legislación referente al régimen de marcas, en España se ha tiene previsto la entrada en vigor del anteproyecto de Ley de Macas para el 14 de enero del año 2019, en la que se busca incorporar adelantos en los siguientes temas: 1. Cualquier persona física o jurídica puede solicitar una marca española sin limitaciones frente a nacionalidades o domicilios de los solicitantes. 2. Desaparece el requisito de representación gráfica. Como lo mencionamos en el acápite correspondiente a la Representación gráfica, se ha establecido un cambio representativo que va de la mano con los avances tecnológicos y la necesidad de que las oficinas de registro de marcas estén a la vanguardia de los adelantos tecnológicos que les permita recibir solicitudes de registro de signos no convencionales, buscando que su representación no se limite a lo gráfico, sino permitiendo diferentes soportes que, cumpliendo parámetros de ser claro, preciso, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradero y objetivo -criterios del caso Sieckmann Asunto C-273/00-, den paso a esta nueva generación marcaria, tales como videos, hologramas, soportes de sonido, etc. 3. Se reafirma y garantiza los derechos a las denominaciones de obtenciones de variedades vegetales, en la medida en que se establece como prohibición expresa de registrar signos distintivos que reproduzcan las denominaciones de las variedades vegetales legalmente consideradas. 4. Así mismo, se establece la prohibición de registrar signos que afecten las Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas. 5. Se establece una limitación para los licenciatarios de marcas, en la medida en que, para tener legitimación frente a eventuales reclamaciones debe tener el consentimiento, autorización o poder del titular de la marca, incluso, cuando es licenciatario exclusivo deberá comunicar la situación al titular de la marca para que ejerza las respectivas acciones por violación de derechos marcarios, y si el titular no las ejerce dentro de los siguientes 3 meses, en este caso el licenciatario tendrá legitimación para proceder de conformidad. 6. Podrá cualquier licenciatario intervenir en el procedimiento por infracción marcaria que haya iniciado su legítimo titular, con la intención de pretender las indemnizaciones de daños y perjuicios que llegaren a ser probados. 7. Se elimina la diferenciación que tradicionalmente se tenía entre marcas notorias y marcas renombradas, manteniéndose el concepto de signos renombrados, conocidos por la generalidad y no solo por un grupo o sector específico. 8. Se fortalece la protección de marcas de renombre en España y la Unión Europea, de manera que se prohíbe el registro de los signos distintivos que evidencien querer un provecho o ventaja desleal de las características distintivas y/o el renombre de una marca así considerada. Este elemento es muy oportuno en la medida en que limita situaciones que pudieran llegar a generar actos de competencia desleal de alguna manera legalizados por registros que no deberían proceder. 9. Se podrá exigir prueba de uso de marca en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca posterior en el proceso de oposición, pedido por el solicitante a registro, es decir, se incluye la posibilidad de reclamar prueba del uso de los registros anteriores en los que se fundamente la oposición, buscando contrarrestar los monopolios innecesarios e injustificados. En España como en Colombia, hoy se puede presentar una oposición al registro de una marca sin necesidad de que el opositor pueda llegar a tener la obligación de demostrar su uso, pero en España, a partir del 14 de enero de 2019, al opositor que se le solicite demostrar su uso y no logre probarlo, su oposición será desestimada. Este eventual requerimiento trae consigo una depuración en los procesos de registro de marcas, en la medida en que las oposiciones deberán tener un mayor análisis y responsabilidad, antes de presentarlas. 10. Ligado al punto anterior, en un proceso por infracción marcaria, el demandado podrá, dentro de la contestación de la demanda, solicitar al demandante titular la prueba de uso de la marca supuestamente infringida o atentada y fundamento de la acción, dentro de los 5 años anteriores a la presentación de tal acción. 11. El trámite administrativo de nulidad y caducidad será compartido entre la OEPM y los tribunales, en los eventos en que se presente por demanda de reconvención en los procesos por violación de marcas. Situación que ayudará a descongestionar los trámites que se ventilen en los Tribunales, pero que además tendrá un valor agregado referido a la especialidad que empezará a manejar sobre este tema la OEPM, gracias a la asignación de estas funciones jurisdiccionales y competencia directa asignada. Estos ajustes obedecen precisamente a los lineamientos del Reglamento de la UE 2017/1001 del 14 de junio de 2017 que entro en vigor en octubre de 2017, referido a la marca de la Unión Europea. Así la OEPM tendrá la posibilidad, hasta enero de 2023, de alistar la infraestructura necesaria para asumir la nueva competencia asignada. 12. El art. 41bis del Anteproyecto, referido a la Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca, establece que una acción de violación o infracción de marca dirigida contra el actual titular de una marca posterior no prosperará, y no podrá en consecuencia prohibir su uso, si esta última, la marca posterior, ha sobrevenido inatacable frente a la primera, por presentarse la llamada caducidad por tolerancia, o porque a la fecha de solicitud, la marca anterior no reunía los requisitos para obtener la nulidad de ésta. 13. Se podrá prohibir el uso de una marca, impidiendo que se introduzcan al país bienes o servicios que integren o contemplen una marca idéntica a la registrada, sin autorización de su titular y sin tener que probarse que estos productos van a ser comercializados. -IV- Conclusiones sobre La ley colombiana de competencia desleal (Ley 256 de 1996): 1. La Ley 256 de 1996 puede ser considerada como una copia de la ley española que regula la materia (Ley 3 de 1991); sí bien es cierto cambian algunos conceptos o términos, su eje estructural sigue siendo el mismo, lo que lleva igualmente a que el contenido e interpretación de sus preceptos, tengan un mismo alcance en España como en Colombia, casi en la totalidad de su articulado; por ello se evidencia en las providencias de autoridades colombianas la referencia y cita de la doctrina española. A pesar de lo anterior, el régimen de defensa de la competencia de Colombia es merecedor de elogios por su vitalidad y flexibilidad, y en particular por los grandes avances que ha logrado durante los últimos años, a pesar de las leyes deficientes y la carencia de recursos para dar protección a dicho bien jurídico. 2. En Colombia y España se ha abolido lo anteriormente establecido en cuanto a que la Ley de competencia desleal solo aplicaba a quienes tuviesen la calidad de comerciantes. 3. Actualmente la ley de Competencia Desleal para su aplicación, no requiere de la presencia de competidores directos, sino que basta la ejecución de actos de comercio por sujetos que dan lugar a la contienda en el mercado, los cuales incluso pueden carecer de relación de competencia. 4. Aparentemente, en el ordenamiento colombiano y español, los actos constitutivos de competencia desleal son muy amplios de manera tal que le permiten al juez una interpretación, valoración y apreciación subjetiva. De todas maneras existe en la mayoría de los actos unos criterios y pautas que se deben cumplir para que las autoridades competentes lleguen a ese pleno convencimiento respecto a la existencia de actos constitutivos de competencia desleal. 5. Para el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está legitimada para avocar el conocimiento de asuntos de competencia desleal, compartiendo esta atribución con los Jueces de la República. 6. El acto de competencia desleal de imitación no puede recaer sobre signos distintivos en Colombia. Se ha determinado que este acto está ligado directamente a las creaciones materiales como son los productos en sí. 7. La finalidad concurrencial debe ser entendida, en la interpretación de la competencia desleal, no sólo como la intención de intervenir en las relaciones de oferta y demanda, sino como la intención de un sujeto de crear, mantener, ganar y aumentar una clientela, entendiéndose por clientela el conjunto de personas naturales o jurídicas, fidelizadas en la compra de un producto o utilización de un servicio. Es claro que tal concepto requiere un mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial. -V- Sobre la configuración del acto de competencia desleal, a partir de los criterios aplicados en España y Colombia, se ha podido establecer que: “los actos de competencia desleal no se configuran por la realización de una conducta, aparentemente de mala fe; para endilgar la deslealtad de un comportamiento es menester cumplir con los siguientes requisitos: i. Tanto el sujeto activo (demandante) como pasivo (demandado) de la acción de competencia desleal, pueden, o no tener la calidad de comerciantes. ii. El acto debe presentarse dentro del mercado, dentro del intercambio de bienes y servicios, es decir que el acto sea exteriorizado. iii. El acto debe tener una finalidad concurrencial, es decir, desarrollar, crear, mantener y/o aumentar una clientela. Lo que implica la que quien ejecuta el acto busca disputar una clientela, esto a su vez hace que el acto resulte idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero; iv. Los efectos principales y sustanciales del acto deben tener exteriorización en el mercado colombiano. v. El acto debe ser contrario al principio de la buena fe comercial, las sanas costumbres mercantiles y/o estar en contra de los usos honestos. vi. Que el acto sea indebido. vii. Que el medio empleado sea idóneo para tal fin. viii. Que haya existido forma de evitar los efectos desleales del acto. ix. No necesariamente deben coincidir con las conductas señaladas en la normativa, toda vez que ello está previsto de manera declarativa y no taxativa. x. No es necesario demostrar la intencionalidad y conocimiento del agente (dolo) de los efectos ilícitos de su conducta” .